Una patente o modelo de utilidad tramitado por la OEPM sólo otorga protección en España. Si se desea obtener protección en el extranjero, es posible extender la solicitud de patente o de modelo de utilidad a otros países del mundo presentando en ellos las solicitudes de patente o de modelo de utilidad (allí donde éstos existen –si existen, no tienen por qué tener las mismas características de los modelos de utilidad españoles, aunque el nombre pueda coincidir-) correspondientes.

En este caso, cualquier divulgación de la invención que haya tenido lugar después de la presentación de la solicitud inicial en la OEPM no perjudicará a la novedad y/o la actividad inventiva de la solicitud correspondiente en el extranjero si ésta se presenta en el plazo de un año desde la fecha de presentación de la solicitud inicial española. Es posible basar un modelo de utilidad extranjero en una patente española, o una patente extranjera en un modelo de utilidad español. Ese plazo de un año es el llamado plazo de prioridad.

Además, debe tenerse en cuenta que hay medios para obtener patentes con efectos en varios países del mundo partiendo de una sola solicitud de patente (es el caso de las patentes europeas o de las llamadas patentes PCT, siglas del Patent Cooperation Treaty). Es posible solicitar estos tipos de patente con base en una solicitud de patente o de modelo de utilidad español, o bien prescindir de presentar una solicitud de patente o modelo de utilidad de alcance sólo en España y presentar una solicitud de patente europea o PCT directamente, con efectos también en España.

Respecto de las patentes PCT, el procedimiento comienza con la presentación de una solicitud de patente, en castellano, en la OEPM (puede haber otras opciones, en las que la presentación tiene lugar en oficinas internacionales). Puede presentarse sin prioridad, o basándose en la prioridad de una solicitud de patente (o modelo de utilidad) española presentada (como se ha visto), con una antelación no superior a un año de la fecha de presentación de la solicitud de patente PCT. En unos meses, la OEPM proporciona un informe de búsqueda internacional (equivalente al informe sobre el estado de la técnica, antes mencionado, de las solicitudes de patente españolas) y una opinión sobre patentabilidad. A los dieciocho meses de la fecha de prioridad (o de presentación, si no se reivindica prioridad alguna), la solicitud de patente PCT se publica. El solicitante tiene la opción de pedir el llamado “examen preliminar internacional”, durante el cual puede modificar las reivindicaciones y defender la patentabilidad de la invención, y que culmina con una opinión adicional de la patentabilidad de la invención. Finalmente, a los treinta meses desde la fecha de prioridad (o de presentación, si no la hay) es preciso entrar en la llamada “fase nacional”, para que el procedimiento continúe. Esto consiste en presentar una traducción al idioma oficial de cada uno de los países en que se desea obtener protección, en la Oficina de Patentes de los mismos (incluyendo la Oficina Europea de Patentes, para continuar la tramitación como una solicitud de patente europea, y otras oficinas de patentes regionales que existen en Asia y África). A partir de ese momento, la solicitud de patente PCT se transforma en diferentes solicitudes de patentes nacionales que se tramitan independientemente.

La ventaja de las patentes PCT es que permiten dilatar el procedimiento, de modo que se puede seguir con la tramitación en los territorios deseados cuando ya hay perspectivas razonables de comercialización en los mismos. Además, se cuenta para entonces con una opinión razonada sobre la patentabilidad de la invención, lo que permite valorar las posibilidades de obtener finalmente patentes válidas en dichos territorios.

Actualmente, más de 140 países son miembros del PCT. Se incluyen todos los que generalmente se consideran territorios de importancia. Posiblemente, la excepción más significativa es la de ciertos países sudamericanos (especialmente Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela).

Alex Zuazo

Este artículo no debe ni pretende ser considerado como asesoramiento legal

Mariscal & Abogados

Mariscal & Abogados es un despacho internacional con oficinas principales en Madrid que ofrece asesoramiento jurídico a empresas nacionales y extranjeras en sus actividades en España. . Contacte con Mariscal & Abogados