Cuando el titular de Derechos de Propiedad Industrial a la vista de una flagrante copia de sus invenciones, creaciones de forma o uso no autorizado de sus signos distintivos decide hacer valer los mismos ante los Juzgados competentes, corre el riesgo de que la ulterior Sentencia que se dicte haga perder la eficacia a la demanda interpuesta si la misma se adopta transcurrido un plazo largo de tiempo.

Para evitar estas indeseadas situaciones la Ley permite que el titular de Derechos de Propiedad Industrial pueda instar del Juzgado que vaya a conocer del procedimiento correspondiente, que se adopten Medidas Cautelares con objeto de solicitar la tutela provisional de los Derechos en cuestión en tanto en cuanto se tramita el procedimiento.

El Artículo 728 de la LECv. establece los requisitos que deberán proceder para poder adoptarse una medida cautelar:

Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.

Y como bien sigue diciendo el referido artículo, quien inste una medida cautelar deberá aportar aquellas pruebas que permitan, al menos indiciariamente, que el Tribunal adopté una resolución provisional. Al respecto es importante indicar que la estimación de las medidas cautelares no supondrá en ningún caso una sentencia anticipada, puesto que el resultado del pleito no está condicionado por la adopción o denegación de las medidas provisionales solicitadas.

Dos son los requisitos principales que pueden conllevar una estimación de las medidas cautelares solicitadas:

  • En primer lugar hay que hacer mención al bonus fumus iuris, o apariencia de buen derecho, en la que deberemos argumentar los motivos por los cuales es manifiesta la infracción cometida de contrario. Lógicamente deberán acompañarse con la solicitud de medidas cautelares los títulos en los cuáles fundemos nuestras pretensiones así como una justificación de la infracción cometida junto con una comparativa de conjunto que acredite la vulneración del Derecho intangible del que seamos titulares. En ocasiones puede ser recomendable aportar en la propia solicitud un informe pericial que parangone los distintivos, invenciones o creaciones de forma con objeto de que el Juzgador aprecie claramente las similitudes entre los mismos.
  • Por otra parte es fundamental justificar el periculum in mora, es decir, la problemática que surgiría de adoptarse una resolución judicial demorada ya que en ocasiones las pérdidas para una empresa pueden ser cuantiosas si no se frena a tiempo al infractor. En este tipo de situaciones deberá acreditarse el perjuicio económico o de otro tipo que se esté ocasionando ya que en determinadas ocasiones los clientes tanto potenciales como actuales del titular de los Derechos de Propiedad Industrial del actor pueden confundir los mismos en la creencia que tienen idéntico origen empresarial.

Consecuentemente el uso no autorizado de signos o copia de invenciones puede causar un grave quebranto económico al legítimo titular de los mismos puesto que los clientes que adquieran los productos de la demandada dejarán de hacer lo propio con los que comercializa el actor. Además, el buen nombre del establecimiento del demandante puede verse empañado si la calidad de los productos ofrecidos es inferior a la esperada.

De igual manera, el buen hacer del legítimo titular registral pudiera verse empañado, y por tanto el perjuicio que sufra pudiera no ser tan sólo económico, sino también puede reflejarse en la imagen empresarial cuando el cliente que adquiera el producto del infractor por error no encuentre la calidad esperada.

Consecuentemente, si el titular de Derechos de Propiedad Industrial tuviera que esperar a ver dictarse una eventual sentencia estimatoria de sus pretensiones, sufriría los perjuicios descritos durante todo el tiempo que tardaría hasta que la misma se adoptara.

Por tanto y dada la situación de confusión en el mercado que pudiera estar generando la conducta de la demandada, la cual deberá describirse con detalle en el escrito a presentar en el Juzgado, podremos interesar la adopción de las medidas cautelares que, por ejemplo, pudieran consistir en:

  • Cuando se denote la existencia de una violación acreditada (todo lo acreditada que sea posible en sede cautelar), se podrá solicitar que el futuro demandado cese en los actos que violen el derecho del futuro demandante y titular del derecho de propiedad industrial, así como en el caso de inminencia en la violación, aun no consumada, pero con pruebas suficientes de que se va a llevar a cabo, ordenar la abstención y la prohibición de la conducta comercial que implique tal violación
  • Es posible también instar al infractor a que retire los productos que se encuentren a disposición del público en sus establecimientos con fines de distribución, o en establecimientos de terceros, ya sean meramente distribuidores, licenciatarios, etc.
  • Con el fin de evitar que aún retirados de los establecimientos donde actúa el infractor la violación se siga cometiendo, también incluye la ley la posibilidad de retención, depósito y precinto de los productos que constituyan la infracción. Esta medida puede ser anticipadora del fallo, pero considerándose similar a un embargo preventivo, se trata de una medida que garantiza la efectividad del futuro fallo. Se incluyen también en esta medida los medios utilizados para la producción de los objetos infractores
  • Es posible también solicitar un afianzamiento de la indemnización de los daños y perjuicios, ya que es habitual que exista condena en éste sentido, y así se evita la eventual insolvencia por parte del futuro demandado.
  • Es posible, como hemos dicho, las medidas no son numerus clausus exigir las anotaciones registrales que consideren convenientes

No debemos olvidar que quien inste la adopción de medidas cautelares deberá responder por los perjuicios que se le causen a la contraparte, motivo por el cual es necesaria la prestación de caución suficiente para la adopción de dichas medidas. Es de observar que será el Juez que conozca del asunto quien determinará el importe de la caución a prestar.

Al respecto hay varias resoluciones Judiciales significativas y relativas a la adopción de medidas cautelares. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Auto de fecha 15 de noviembre de 2007 accedió a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la actora, pese a que inicialmente habían sido desestimadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, y relativas al término botox.

Por su parte el Juzgado de Marca Comunitaria N° 1 de Alicante en su Auto de 9 de Septiembre de 2008 requirió a la sociedad Aigues del Monteseny SA para que se abstuviera de comercializar sus aguas minerales conocidas como H2O: la molécula en un envase cuyo formato se consideraba extraordinariamente semejante al que se encontraba protegido por una marca comunitaria tridimensional.

También el Juzgado de lo Mercantil N° 1 de Barcelona, en su Auto de fecha 3 de Agosto de 2007, estimó las medidas cautelares solicitadas por parte del demandante, si bien de forma parcial, fundamentadas en los derechos conferidos por su patente, estableciendo una importante caución de por el actor por importe de 500.000 euros.

Entre otros y dependiendo de cada caso particular, podrán ser de aplicación a la solicitud de medidas cautelares los artículos 133 y siguientes de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y los artículos 721 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Antonio Vargas

Este artículo no debe ni pretende ser considerado como asesoramiento legal

Eurojuris España

Eurojuris España es una asociación internacional de despachos de abogados que ofrece asesoramiento jurídico en todo el territorio español. ¡Infórmate sobre las condiciones de adhesión!